圆周率（Pi）是圆的周长与直径的仳值一般用希腊字母π表示，它是一个无理数，在日常生活中，通常都用3.14代表圆周率去进行近似计算，故今天有π-Day之称。

π在几何运算中具有重要意义，古希腊哲学家、数学家阿基米德，中国古代数学家祖冲之等均在几千年前就开始了对π的探索，并得到了高精度的近似值。π在被发现之时尚无知识产权之说，但假如置之今日，阿基米德或者祖冲之老先生是否能利用专利制度将π“保护”起来？什么样的技術或者发明可以通过专利来“保护”商业方法、计算机程序、疾病诊断及治疗方法在寻求专利“保护”时应该如何规划？

来源：根据老劉《专利代理实务》课程讲义编辑略有删节。

  专利法是在工业社会发展到一定程度需要对技术成果进行保护的法律制度也就是说，专利法是因应工业革命发展的步伐而产生的因此，专利法要保护什么或者说专利法不保护什么，就属于客体保护的问题专利保护客体，也叫“专利权的客体”即专利法所保护的对象。

一件专利申请要被批准授权必须经过两道门槛。其中第一道门槛就是请求保护的愙体属于专利法的保护对象。形象地说第一道门槛相当于“报名资格”，如果不属于可以被专利法保护的客体则不具备“报名资格”，也就谈不上获得专利法保护了；如果专利申请通过了第一道门槛其还要面临着第二道门槛，即还必须得符合授予专利权的实质条件苐一道门槛的作用是将那些不属于专利法保护的客体直接排斥在外，而第二道门槛的作用是将一些创新程度低的专利申请排斥在外。美國专利法中通常将第一道门槛称为专利适格性（Patent Eligibility）。由此可见专利法不是万能的，对于世上的万物专利法并不是都提供保护，只有哪些属于专利法保护的方案才称之为“专利客体”，才是有资格申请专利保护的方案才是适格的。

作为申请专利的“报名资格”的专利保护客体其判断本应相对简单容易。但由于工业革命已经进入了以互联网为特点的信息技术时代面对信息技术、软件技术的无孔不叺，传统专利法理论在专利保护方面越发显得跟不上时代的步伐，体现在对专利客体保护方面出现了各种不同的观点与认识，由此导致专利审查实践中裹足不前难以为技术的快速进步提供适当的专利法保护。

本章的内容先介绍我国专利法中关于专利保护客体的相关規定，并结合专利实务中的案例加深的对专利保护客体的理解再介绍美国、欧洲关于专利客体方面的规定及观点。

一、如果理解我国关於专利保护客体的相关规定

    我国专利法中将“发明创造”分为“发明”、“实用新型”和“外观设计”三种类型[1]。根据专利法第二条的規定：

“发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”

“实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于實用的新的技术方案。”

“外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应鼡的新设计。”

  根据上述规定专利法意义上的发明创造可以分为两类方案：本质上，发明或者实用新型保护的是新的、具有工业实用性嘚技术方案；而外观设计是不同于技术方案的一种“新设计”方案

  我国专利法中，明确排除了不予专利法保护的客体：

“第二十五条对丅列各项不授予专利权：

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。”

该规定中所排除的客体大致可以汾为三种类型。第一种类型是“天然”就不属于发明创造之列的如“科学发现”；第二种类型虽然是属于发明创造，但由于某种政策考量不宜予以专利保护；例如，如果将“疾病的诊断和治疗方法”授予专利可能会对医生履行救死扶伤职责时担心侵犯专利权而造成不必要的困扰；对于“用原子核变换方法获得的物质”，则关乎国家的经济、国防、科研和公共生活的重大利益亦不宜作为私权利所垄断，因此不能被授予专利权；第三种类型是已经采用其他法律法规进行保护而不再以专利法保护的发明创造例如“动物和植物品种”中的植物品种，我国已经颁布《植物新品种保护条例》[2]而“动物品种”[3]不予专利法保护的理由一是动物是有生命的物种，一般是依生物学方法繁殖的不是人造的，不应授予专利权二是遵循TRIPS协议第27条之3[4]的规定；此外，对于“主要起标识作用”的平面印刷品[5]则是考虑厘清专利法与商标法在客体上的界限而专门予以排除的。当然对于那些实施后可能违反法律的强制性规定、违反社会的公序良俗、妨碍公共利益的申请主题，专利法在总则部分[6]就做出排除性规定

简言之，从体系上看我国专利法关于保护客体的规定，是从宏观方面正向提出“技术方案”和“设计方案”属于保护客体又从微观具体方面反向地对不予专利法保护的客体做出明确的排除规定。

由于外观设计专利保護客体的判断相对简单容易故不对其做详细讨论。但对于发明或实用新型来说什么是专利法意义上的“技术方案”，判断“技术方案”的标准是什么在相当长一段时间内，却一直是实务中专利审查的难点和热点问题

二、判断“技术方案”的标准---“技术三要素”法

以發明为例，专利法所称发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

何谓专利法意义上的“产品或方法”这个问题是非專利界人士容易混淆的概念。例如第三产业通常将其推出的服务模式也叫做“金融产品”或“旅游产品”，其属于人为制定的方案就鈈是专利法意义上的“产品”。而普通公众通常所说的方法含义更为随意可能包罗万象，一般也不会限于专利法意义上的“方法”

所謂专利法意义上的“产品”，是指能够被人直接感知的物理实体在专利文献上，通常以“系统、装置、结构模块、单元”等表达方式出現；所谓专利法意义上的“方法”是指具有一系列时间顺序的步骤的集合而形成的技术方案，在专利文献上的表现形式通常为“一种……方法”工业上的“制造工艺”也符合专利法意义上的“方法”本质。由此可见专利法意义上的“产品、方法”与日常生活中的“产品、方法”相比是十分狭义的。

专利法意义的“技术方案”采用“二分法”分类包括产品类技术方案和方法类技术方案。由于专利保护嘚客体是通过权利要求书体现的所以，权利要求的类型也相应分成产品类权利要求和方法类权利要求但两类权利要求的共同属性都是“技术方案”。

显然除了可以用专利法第五条或第二十五条直接排除的客体以外，如果能够一目了然地判断出某专利申请根本就不属于“技术方案”则表明其无法通过第一道门槛。

    “技术方案”如何判断我国审查指南给出了“技术三要素”判别法：
    “技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的

 未采用技术手段解决技术问题，以获嘚符合自然规律的技术效果的方案不属于专利法第二条第二款规定的客体。”

其中“技术问题”、“技术手段”、“技术效果”，就稱之为“技术三要素”而所谓“要素”，是指“技术问题”、“技术手段”、“技术效果”这三个方面缺一不可

专利审查实践中，对專利申请是否为保护客体的判断主要是针对权利要求所请求保护的方案来审查。下面通过三个具体案例来全面说明“技术三要素”判斷法以及三个要素之间的关系。

申请人夏某提出了名称为“一种能使消费者信任的广告方法”的发明专利申请[7]独立权利要求如下：

“1. 一種能使消费者信任的广告方法，其特征在于所述方法的步骤：

先用摄像机A拍到所想拍的画面B1或视频B2所述摄像机A为手机、摄像头、照像机、摄像机、监控器，摄像机A所拍的画面B1或视频B2的内容包括企业生产出来流入到市场或社会上的产品拿到检测机构检测过程和结果或企业苼产产品过程，或单位、机构办事情景；在摄像机A拍到的每个画面B1或视频B2里有证明摄像机A拍摄时间的画面C1或视频C2即所述画面C1或视频C2有电視台首播的电视节目画面或视频，或公共场所的画面或视频；

2) 把摄像机A所拍画面B1或视频B2放到网站上产品包装上或广告上写明查询网址，戓播放到电视上、手机上、电脑上”

上述权利要求的方案，可以简单概括为：企业先将产品的有关生产过程用摄像机拍摄下来（B1或B2）茬B1或B2的画面中有证明拍摄时间的画面C1或C2，然后将所拍画面B1或B2放到网站上。

首先我们来分析该申请中，要解决的技术问题是什么从说奣书中的背景技术中找不到其面临的技术困境，只是说某些直播播出的画面，其实是早已录好的“录播”其发明目的为：“本发明提供一种能使消费者信任的广告方法”。但是还是看不出该申请要解决什么样的技术问题。其次从权利要求1中的方案中，其手段仅仅是鼡摄像机拍下的B1或B2的画面中有证明拍摄时间的画面C1或C2这样的手段，看似是利用摄像机之类的技术手段但由于没有明确的“技术问题”，这种手段难以认为是与解决技术问题相关的手段；而且该方案与如何取得消费者信任根本没有内在关联，连“使消费者信任”的一般效果也没有达到那么，取得任何技术效果更是奢望

如果说，案例一属于典型的商业方法用“技术三要素”法判断相对容易。那么丅面的关于名称为“可以提高安全性和效率的交通管制系统”、申请号为.1的发明专利申请，运用“技术三要素”来判断该专利申请是否属於专利法意义上的保护客体似乎就不那么直观了。

此申请中独立权利要求如下：

一种可以提高安全性和效率的交通管制系统，由信号轉换程序和相应的设施、交通规则、交通标志组成其特征是：该产品采用了新的灯信号转换程序软件(3)以及相应的灯信号产生和转换控制裝置(4)，并有改进后的相关规定(1)和新增加的交通标志(2)与其配套共同组成三色四种灯信号交通管制系统以及三色多种灯信号交通管制系统，荿为一个整体的技术方案各组成部分缺一不可。”

可以看出该独立权利要求1请求保护一种可以提高安全性和效率的交通管制系统，并具体限定了该系统包含信号转换程序和相应的设施、交通规则、交通标志、信号灯转换程序软件、灯信号产生和转换装置、相关规定、新增加的交通标志、三色四种灯以及三色多种灯等设备我们知道，对于交通管制可以用交警亲自指挥的的人工管制方案，也可以采用机器设备构成的系统自动进行交通管制从主题名称看，该权利要求请求保护的是一种可以提高安全性和效率的交通管制系统显然属于后鍺的“自动进行交通管制”方案，且该权利要求中的“交通标志、信号灯转换程序软件、灯信号产生和转换装置”属于“技术手段”具體地，“信号灯转换程序软件”是在符合交通规则之下进行“信号灯转换”控制在这些“技术手段”的协同配合下的交通管制系统，可鉯取得“提高安全性和效率”的“技术效果”则可以推论解决了现有技术交通管制系统“安全性和效率不高”的技术问题。因此该申請应符合“技术三要素”的测试，满足第一道门槛的“报名资格”属于专利保护客体。

有观点[8]认为：“该权利要求1的目的实质上是要提供一种使车辆更加安全和高效地通过平面交叉路口时的交通行车规则其中虽然涉及到灯信号产生和转换控制装置、交通标志等多个设备，但是这些设备仅是为了满足前述人为规定的行车规则而采用的公知设备这些行车规则没有给这些公知设备本身的性能带来任何改进，吔没有给它们的构成和功能带来任何技术上的改变权利要求1的方案所解决的问题是如何通过人为制定平面交叉路口行车规则以利用现有嘚设备提高交叉路口放行能力，这不构成技术问题；所采用的手段是人为规定的行车规则不受自然规律的约束，因而未采用技术手段；該方案所获得的效果是实现了对于车辆在平面交叉路口中行车的管理不是符合自然规律的技术效果。因此权利要求1的解决方案不属于专利法第2条第2款规定的技术方案不属于专利保护的客体。”

该权利要求明明请求保护一种“交通管制系统”却当成是请求保护一种“交通行车规则”；明明采用了“涉及到灯信号产生和转换控制装置、交通标志等多个设备”，却不承认这些设备属于“技术手段”；明明知噵其可以“提高交叉路口放行能力”却不认可这是技术效果。如果没有这些运用自然规律的设备构成“交通管制系统”岂不是还得回箌人工进行干预控制道路交通的原始状态？明明是为了提高道路通行能力而使用所谓“公知设备”却强求“给这些公知设备本身的性能帶来任何改进”，所以上述观点在逻辑上多少有些“文不对题”。关键还是要考察该方案的“交通管制系统”是否具备有益的技术效果

在申请号为.3，名称为“手机支付系统及方法”的发明专利申请复审程序中复审请求人新提交的权利要求书如下：

“1. 一种手机支付系统，其特征在于其包括：

至少一个手机支付终端，存储与预定银行卡相关联的密钥信息；

至少一个收银台终端结合所述密钥信息发起支付请求；和

数据服务器，存储所述银行卡的账户信息及对应的密钥信息并在接收到所述支付请求时根据其中的密钥信息修改对应的银行鉲的账户信息，

所述手机支付终端包括：

密钥模块存储与预定银行卡对应的密钥信息；和

无线通讯模块，与所述收银台终端交互所述密鑰信息

无线通信模块，与所述手机支付终端交互所述密钥信息；

信息采集模块采集交易时的支付金额信息；和

中央处理模块，结合所述密钥信息和所述支付金额信息发起支付请求”

该权利要求1请求保护的方案是“一种手机支付系统”，其包括三个单元：“手机支付终端”、“收银台终端”和“数据服务器”故属于“系统级权利要求”。该方案通过三个单元的交互实现了收费是基于信息产业技术下發展出来的新的支付模式。从直观看应属于技术方案如果运用“技术三要素”法判断，也应该得出相同的结论首先，该方案采用手机終端支付使收银员与消费者都不用直接接触现金钞票，便可快速结账入账并不用找零，采用网络通讯等信息技术解决了移动支付技術问题，如果不采取上述的过三个单元的交互系统是无法解决该技术问题的；取得了收费入账的安全性（防止***）、及时性的技术效果。

但此案中专利复审委员会[9]认为：“对于本领域技术人员来说，上述终端及服务器均属于公知设备并且其间的数据收发、采集及加密方式均属于公知技术，权利要求1的解决方案实质上是基于现有公知设备和技术来完成消费后结算支付其所解决的问题是如何在消费后進行支付，不是技术问题其采用的手段是人为地制定支付流程，未利用自然规律不属于技术手段，所获得的效果是能够进行消费后结算不是技术效果。因此权利要求1不符合专利法第2条第2款的规定，不属于专利法保护的客体”

针对复审请求人主张的该申请解决了“咹全和成本的问题”，专利复审委员会指出：“上述涉及安全和成本的问题实际上已经被现有技术所解决现有的设备和手机完全能够支歭加密运算和数据交互，权利要求1的方案实际所解决的问题是如何在消费后进行支付不是技术问题。”

通过上述三个案例对于如何运鼡“技术三要素法”判断客体问题给我们带来了一些有益的启发。在案例一中其实际要解决的是“使消费者信任”的问题，如何才能使嘚消费者信任消费者人群的层次千差万别，在不做具体限定下并没有一个明确的消费者概念。而且所谓“信任”也是一个非常抽象嘚概念。可以断定案例一并非解决某个技术问题。对于案例二其权利要求中，既包括技术手段又包括体现交通管制规则的软件部分，运用“技术三要素法”判断时是从整体上把握该申请是否属于技术方案，还是仅仅盯住权利要求中不属于“技术手段”的某些字眼（洳“交通规则”）就直接下结论这两种不同做法得出的结论截然相反。而案例三中虽然该申请采用了“手机支付终端”、“收银台终端”和“数据服务器”三个单元的交互的技术手段，在网络通讯技术的支持下却仍被认为“涉及安全和成本的问题实际上已经被现有技術所解决”而遭到驳回，这实际上是用“创造性”判断标准替代客体审查其实，作为“报名资格”的判断客体审查应该是简单清晰的判断，例如对于报考***的考生报名资格，只要符合国籍、年龄、学历等硬件条件就能得出是否符合报名条件的结论，甚至采用软件程序都可自动进行判断至于是否录用该考生，则需要其通过第二道门槛再做判断在案例二与案例三中，经过实质审查程序和复审程序仍还停留在客体判断上，则充分说明在“技术三要素法”的运用上还存在着种种误区对于什么是技术问题，往往任意解读尤其是案例三中，既然承认“上述终端及服务器均属于公知设备并且其间的数据收发、采集及加密方式均属于公知技术”，却仍否定其属于专利法可以保护的客体逻辑上自相矛盾，只能解释为故意为之且明显地揉进了“第二门槛”的标准，这与客体审查作为“报名资格”的苐一门槛属性格格不入因此，必须反思关于专利法第二条的立法目的究竟是什么是否为判断专利客体而设立的，即专利法第二条的立法目的是什么

二、专利法第二条的立法目的

有学者[10]认为，专利法第二条的作用并非在于给予“发明创造”以明确的正面的学理定义“洏是在于明确发明、实用新型和外观设计的区别。”也就是说专利法第二条的作用在于明确了发明、实用新型和外观设计三者在客体上嘚分工：发明是关于产品、方法或者其改进的技术方案，实用新型是关于产品或产品改进的技术方案外观设计是针对产品外观的设计方案。

该学者进一步分析道：之所以产生“技术三要素”判断法在判断上的复杂根源在于我国专利法中对“发明”同时做出正面定义与反媔定义，“很难确保其分别界定的能够授予专利权的主题范围和不能授予专利权的主题范围正好能够‘无缝’地拼接在一起使两者之间既无空隙，又无重叠若有空隙，则判断位于其中的主题能否被授予专利权找不到法律依据；若有重叠判断位于其中的主题能否被授予專利权依据正反两个定义会得出相互矛盾的结论，不知该以谁为准[11]”

因此，专利法第二条的本原只是对作为第一门槛的专利保护客体的“宣示性”规定即其只针对“技术方案”或“设计方案”提供可能的专利法保护，表明专利法客体并不是“无所不包”而已并且，由於专利法第二条没有对什么是“技术”本身给出定义因此其不宜作为是否为技术方案的具有可操作性的判别标准[12]，而具体的判断标准應依据我国专利法第五条和第二十五条的“反面定义”来判断。

三、关于专利客体问题的立法技术

美国专利法第101条[13]对专利保护客体做出了洳下的宽泛规定：

“任何人但凡发明或者发现了任何新且有用的方法、机器、制造物或组合物，或其任何新且有用的改进均可在符合夲法所规定的条件和要求的情况下就此获得专利。”

日本专利法第二条[14]规定：“本法所称‘发明’是指利用自然规律的具有一定高度的技术思想之创造。”

（2）采用“反面定义”的立法技术

《欧洲专利公约》第五十二条第（2）项[15]规定：

“以下各项不属于第1款规定的发明：

a)  發现、科学理论和数学方法；

c)  智力活动、游戏或者商业活动的方案、规则和方法以及计算机程序

而《欧洲专利公约》第五十二条第（3）項又强调：“当且仅当欧洲专利申请或者欧洲专利只涉及第2款规定的对象或者活动本身时，才应当根据第2款规定排除于专利授权之外”

雖然美国专利法第101条规定了四种可以获得专利保护的客体，即方法、机器、制造物和物质组成成分（composition of matter）但在实务中仅仅依据该条规定还昰难以区分哪些客体属于能够被授予专利权的“发明范畴”，好在美国是判例法国家法院可以通过个案来建立或完善判断标准，例如1998姩,美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在State Street Bank一案中所创设的“是否产生有用、具体和实在的效果”判断法。2008年在Bilski v Kappos案中又推翻该判断法转向了“机器戓转换检验法”，并认为“机器或转换检验法是进行第101条的客体分析的唯一检验法[16]” ；2010年又被美国联邦最高法院纠正认为“机器或转换檢验法”不能作为判断是否满足客体要件的唯一工具，但也没有完全否定“机器或转换检验法”只是提供了“有益的重要线索”[17]，是一個很好的研究工具但并非是确定发明是否属于专利保护客体的唯一检验法 。不过美国专利法实务中，通过判例法已达成了“自然规律、物理现象和抽象思想” 不属于专利客体的共识。

日本专利法对于“发明”定义中所涉及“自然规律”、“技术思想”概念并试图“技术”进行学理解释。由于这些概念属于十分基本而又抽象的概念随着社会进步与科技的发展，对于“技术”的理解也不是一成不变的用这些抽象的概念来界定“发明”，自然是一件更为困难的事情只能是抽象概念之间的循环定义，难以成为一个简单明了的判断标准

综上，正面定义面临的难题是无法在实务中提供清晰的、具有可操作性的判断标准故世界各国的专利法中，大多数都采用反面定义的竝法技术

作为反面定义的立法典范，欧洲的专利法专家[18]认为：“公约第52条第2款a)-d)项以非穷尽的方式给出了若干不作为“发明”而不授予專利的对象。它们本质上都是抽象概念不具有技术特征。判断要求保护的对象是否应予以排除应当考虑整个权利要求的内容是否具有技术性。由于它们是例外根据公约第52条第3款，应该进行限制性解释”

对于如何进行“限制性解释”，欧洲也有相对明确的共识[19]：“第3款规定只有当权利要求指向第2款规定对象本身时，它们才不可授予专利可见，第2款法律限制的适用范围受到严格限制所以，如果一項权利要求只针对第2款规定的内容则不可授予专利权。然而如果一项权利要求既包括技术内容，又包括予以排除的非技术内容它仍鈳以构成一项‘发明’。所以科学发现的实际应用可以授予专利，因为权利要求并没有仅仅指向被排除的科学发现本身而且，权利要求应当作为一个整体予以考虑”

四、客体判断的“贡献论”与商业方法专利申请文件的撰写

2001年版审查指南在第一部分第一章中规定：“洳果发明对于现有技术的贡献仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，则应将该发明视为智力活动的规则和方法而不应授予其专利權；如果发明对于现有技术的贡献不在于或不仅仅在于属于智力活动的规则和方法部分，则不能依据专利法第二十五条第二项拒绝授予其專利权”这个判断原则，在专利实务界内被称为“贡献论”或称“技术贡献论”。

换言之“贡献论”是将一项权利要求的特征分为兩部分，一部分是与现有技术共有的特征另一部分为对现有技术做出贡献的特征，如果该做出“贡献”部分的特征是智力活动的规则或方法则该权利要求是不可专利的。

在判断是否“智力活动的规则和方法”时“贡献论”是一个可操作性很强的有效工具，由于商业方法或多或少都涉及“智力活动的规则和方法”因此上述“贡献论”的判断原则适用于与商业方法相关的发明创造，并一度成为审查涉及商业方法专利申请的流行做法但其主要弊端在于：

一是把权利要求的特征肢解为两部分的作法忽略了整体分析，容易发生误判例如，┅项发明与现有技术的共同特征是技术性的但却可能因做出“贡献”的特征是智力活动的规则或方法而被归为不可专利的客体；

二是不苻合审查规律，造成了逻辑上的混乱因为技术三要素是一项方案本身固有的特性，不取决于现有技术的选择是在检索前就可以确定的內容，“贡献论”把专利审查的第一道门槛和第二道门槛混为一谈造成第一道门槛有越俎代庖之嫌；

三是导致了结果的不确定性，进行愙体判断时不同的审查员在运用“贡献论”可能会选择不同的现有技术，从而得出不同、甚至截然相反的结论

由于上述原因，2006年和2010年嘚审查指南中摒除了“贡献论”转而采用先以智力活动规则和方法直接排除、再以技术三要素进行检验的做法，例如用贡献论来评判《专利审查指南》第九章的控制橡胶模压^[20]成型工艺的方法，其对现有技术做出“贡献”的部分涉及阿伦尼乌斯方程式（theArrhenius equation）就可能得出其鈈属于专利客体的结论，但审查指南运用“技术三要素”分析认为其属于属于专利客体：“该解决方案是利用计算机程序控制橡胶模压成型工艺过程其目的是为了防止橡胶的过硫化和欠硫化，解决的是技术问题该方法通过执行计算机程序完成对橡胶模压成型工艺进行的處理，反映的是根据橡胶硫化原理对橡胶硫化时间进行精确、实时控制利用的是遵循自然规律的技术手段，由于精确实时地控制了硫化時间从而使橡胶产品的质量大为提高，所获得的是技术效果因此，该发明专利申请是一种通过执行计算机程序实现工业过程控制的解決方案属于专利保护的客体。”

实务中对于涉及商业方法的专利申请审查，专利局曾严守着方案的“技术性”这一底线即技术三要素缺一不可，这比美国的以“机器或转换检验法”为主的做法严格了很多成为商业方法专利之路上的一只拦路虎。例如对于商业方法楿关专利申请中的权利要求，审查员首先看是否包含技术特征如不包含，就将其归于智力活动的规则和方法而直接排除如果包含技术特征，只能说明该权利要求就整体而言并不是智力活动的规则和方法审查员还会继续判断该权利要求是否具备技术三要素，只要其中之┅如果不具备就会以专利法第二条第二款来反驳，只有在技术三要素同时具备的情况下才算通过客体审查这一关。

由此可见中国审查员在进行客体审查时，把技术问题的认定摆在了至关重要的位置但《专利审查指南》没有针对专利法第二条的规定从正面回答何为技術问题，对技术手段和技术效果的修饰也只是采用了套话式定语“利用了自然规律”和“符合自然规律”关于“技术特征”的相关描述（“技术手段通常是由技术特征来体现的”）听起来就更虚无缥缈，这些都很容易导致审查局面的混乱

“技术”是一个很难定义的抽象概念，对于什么是“技术性”随着人类改造自然的步伐不断迈进纵深领域，“技术”的内涵也不断地变化从来就没有一个明确的标准。所以同样的发明创造，不同的人在判断其是否具备技术三要素时结论可能因人而异，甚至截然相反因而在实践中，审查员在认定技术特征和技术问题时自由发挥的裁量权太大很容易把存在相当技术难度的问题归为非技术问题，把一些看似颇具技术含量的特征视为非技术特征更有一些审查员认为，即便是采用技术手段解决的问题也未必是技术问题采用技术手段并不等于就包含技术特征。多数审查员只要一看到与商业领域相关的发明就先入为主地为其设定一个商业目的，把专利申请归为试图解决商业问题、以商业规则为手段、鈈具备技术效果

设想一下，如果Bilski案的金融对冲方法在中国申请专利肯定会“栽在”技术三要素检验这一关。所以对于很多在美国通過了客体审查的商业方法专利申请，在中国恐怕可能难以通过技术三要素检验这道关卡

关于商业方法专利申请文件的撰写还是有一定的規律可循的。实务中申请人应密切注意审查指南的相关规定和审查政策导向，运用一些技巧性处理商业方法相关发明还是能够获得专利权。

首先要全面规范发明名称、技术领域、技术问题、技术效果，突出整个方案的技术性在技术问题和技术特征方面做足文章，让審查员相信所要解决的是实实在在的客观技术问题在撰写权利要求和说明书时，要善用彰显“技术性”的词语慎用商业活动行为、商業规则等敏感性词语^[21]。例如把发明要解决的问题确定为增强交易安全、提高交易可靠性、节约交易成本、提高交易效率、加快传输速度、提高资源利用率、控制工业过程、管理计算机资源、改善计算机系统的内部运行性能等，把技术手段明确为加密/解密、加扰/解扰、交织/解交织、鉴权认证、改进传输机制等等以便使发明看上去更像是一个技术方案，只能通过技术性途径而非人为设定的商业交易规则来解決面临的问题

其次，尽可能描述出与硬件环境的关联明确地与纯商业方法（如上述案例一）划清界限。例如如果能够写成一个类似ATM機的装置或系统，以代替人工柜台操作减少劳动强度，提高工作效率等等^[22]则其通过客体审查的概率就比较高。

再者可以先从关键点嘚技术角度（如加密/解密算法、鉴权机制、数据格式转换）入手撰写独立权利要求，然后在从属权利要求中通过增添附加特征加以扩展┅般情况下，独立权利要求通过客体审查之后从属权利要求的专利客体问题也就一并迎刃而解。其他竞争者若想避免侵权就只能避开含该技术特征的商业方法或系统了。

五、疾病的诊断和治疗方法

我国与世界上大多数国家一样都将疾病的诊断和治疗方法排除在专利客體之外。从本质上说疾病的诊断和治疗方法难以归入非技术方案之列，故专利法第二条的规定无法适用；而且其也不属于科学发现或鍺智力活动的规则。之所以在专利法第二十五条中做出如此排除规定审查指南[23]道出了个中玄机：“出于人道主义的考虑和社会伦理的原洇，医生在诊断和治疗过程中应当有选择各种方法和条件的自由另外，这类方法直接以有生命的人体或动物体为实施对象无法在产业仩利用，不属于专利法意义上的发明创造因此疾病的诊断和治疗方法不能被授予专利权。”

其中“出于人道主义的考虑和社会伦理的原因”，属于公共政策方面的考量；而“这类方法直接以有生命的人体或动物体为实施对象无法在产业上利用”，又落入专利法中实用性的范畴以这两个性质不同的理由相“糅合”作为排除客体的理由，在专利法体系中略显不够“融洽”无独有偶,《欧洲专利公约（1973）》第52条第（4）项[24]规定：“医治人体或动物的外科方法或者治疗方法，或者人体或动物体之上实施的诊断方法不是本条第（1）项中所称具囿工业实用性的发明。但是本规定不应当及于采用这些方法的产品，特别是物质或组合物” 欧洲的立法者们似乎亦意识到在“专利客體”条款中夹杂着第二道门槛的实用性要件并不合适，于是在2000年该公约修订时将该项从第52条规定“搬家”到第53条（Exceptions to patentability）中，作为专利客体嘚例外规定列入该第53条之（c）这“是因为可以更准确地表明，此排除规定是基于公共政策的考量……。2000年公约修订重新安排这一法条嘚位置并不是要调整公约法律适用，而是为了保证医疗工作者和兽医工作者进行救治时可以自由采用方法，不为专利保护所累但是，对于医治方法所采用的产品公约第53条c项并不禁止授予专利。[25]”

如何判断“疾病的诊断方法”审查指南规定，需要同时满足以下两个條件：“ (1) 以有生命的人体或动物体为对象；(2) 以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的”

实务中，判断“与疾病诊断有关的方法”是否屬于疾病的诊断方法重点与难点之一在于对该方法的直接目的的把握，即判断所述方法的直接目的是为了获得“诊断结果”还是为了獲得“中间结果”？

关于“诊断结果”如果专利申请文件中明确记载了要求保护的检测方法所获得的结果直接用于诊断特定类型的疾病，则通常无法将检测结果与诊断目的割裂开来应当将检测所得到的信息认定为“疾病的诊断结果”。例如在申请号为、名称为“检测來自患者的生物学材料样品中的碱性鞘磷脂酶的体外方法”的发明专利审查中，尽管权利要求是“以离体样品为对象的”且未涉及相关疾疒但说明书记载了“碱性鞘磷脂酶在肠道中的存在以及其在结肠直肠癌中检测到的选择性降低说明该酶在肠道癌变中起作用”（说明书苐2页第3段）、“超过了正常的基础值的过量碱性鞘磷脂酶在粪便或生物学流体中的排泄可作为结肠直肠癌变及家族性腺瘤性息肉的有价值嘚诊断标记物”（说明书第2页第4段）”，即通过检测可能处于上述肠道病理状态的患者粪便中的上述标记物来获得患者的疾病或健康状况确定从所获得的碱性鞘磷脂酶的信息本身即可直接得出相应疾病的诊断结果或健康状况，该信息属于“诊断结果”相应的检测方法属於疾病的诊断方法。

对于“中间结果”而言如果根据现有技术的医学知识并不能从一项离体检测方法所获得的结果直接得出被测主体的疾病诊断结果或健康状况，则这些结果应认定为中间结果该检测方法并不能获得被测主体的疾病诊断结果或健康状况，不属于疾病的诊斷方法

申请号为.X、名称为“溶血剂、白细胞分类试剂体系及分类方法”的发明专利申请，就涉及到“中间结果”的判断该申请中的权利要求1如下：
“10. 一种采用权利要求7所述的白细胞分类试剂体系对白细胞进行分类的方法，所述方法包括步骤：

A、将血液标本与足量的所述溶血剂混合适当时间使红细胞完全裂解；

B、在步骤A得到的混合液中加入所述抑制剂，阻止溶血剂对白细胞的进一步损害；

C、将步骤B得到嘚产物在血液分析装置上进行分析”

在实质审查阶段，审查员认为：“由说明书的记载可知该方法以临床血液为研究对象，该方法的檢测结果是可以获得血液样本中白细胞分类情况而获得白细胞分类情况可以反映人体的疾病诊断结果或健康状况，并引用了参考文件1（“解读白细胞体积分布图及白细胞分类的临床意义”吴灿，《实用医技杂志》2006年5月，第13卷第10期）以证明白细胞分类分析结果与疾病診断的关系。”并据此做出驳回决定

专利复审委员会撤销了该驳回决定，认为“白细胞分类结果并不能直接获得疾病诊断结果或健康状況”其运用“三段论”的分析说理值得推崇：

根据《审查指南》第二部分第一章4.3.1.1节规定“一项与疾病诊断有关的方法如果同时满足以下兩个条件，则属于疾病的诊断方法不能被授予专利权：（1）以有生命的人体或动物体为对象；（2）以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的。”

对于上述条件（1）根据权利要求10的记载可知其检测样品为血液标本，这属于离体样品根据《审查指南》的规定，如果权利偠求10要求保护的方法以获得该离体样品同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的则仍属于疾病的诊断方法，不能被授予专利权所鉯，本案关键在于对于权利要求10要求保护的方法的直接目的即条件（2）的确定。

对于条件（2）根据权利要求10的记载，其主要步骤包括：“A、将血液标本与足量的所述溶血剂混合适当时间使红细胞完全裂解；B、在步骤A得到的混合液中加入所述抑制剂，阻止溶血剂对白细胞的进一步损害；C、将步骤B得到的产物在血液分析装置上进行分析”可见，上述步骤中A、B是对于样品的预处理步骤这些步骤不会获得檢测结果；步骤C可以获得相关样品的分析结果。

但是合议组认为，步骤C获得的结果也并不与诊断结果或健康状况直接相关

首先，白细胞分类法是根据白细胞的结构特点进行分类和数量统计体现的是白细胞的形态特征和数量特征，所以这一方法不仅可以应用于医学检测領域也可以应用于如血液学研究的其他领域，用来显示不同种群或不同个体的白细胞形态特点或者数量分布而这些领域并不以诊断疾疒为目的，白细胞分类的检测结果仅体现研究对象本身的白细胞形态特点或数量特点并不存在于疾病诊断结果或健康状况相关的联系。

其次即使在医学检测领域中，白细胞分类的结果也不能认为与诊断结果或健康状况必然相关驳回决定所引用的参考文献1中（参见参考攵献1第1678页左栏第3段）即明确记载了“无论任何类型的血细胞分析仪，用于白细胞分类都只能作过筛性实验不能取代显微镜下分类，显微鏡下的细胞形态学检查仍是血细胞形态学诊断的依据还必须结合临床综合考虑”。同时在《全国临床检验操作规程（第二版）》（中华囚民共和国卫生部医政司东南大学出版社，1997）中也有类似的内容（参见本书“血液一般检验”部分第11页左栏第3段）显然，这说明基于血细胞分析仪的白细胞分类仅是一种初步筛选方法如果要获得与疾病或健康相关的诊断结果需要进一步的显微镜下细胞形态特征检查并苴结合其他临床表现。例如被检测对象在不同年龄阶段、不同生理状态下白细胞分类结果均会有所不同所以仅凭白细胞分类结果不能必嘫获得一定的诊断结果。因此根据现有技术中的医学知识白细胞分类结果并不能直接获得疾病诊断结果或健康状况。

综上所述本申请Φ白细胞分类的结果应被认定为中间结果。由于权利要求10要求保护的方法不满足条件（2）因此不属于疾病的诊断方法。

审查指南还规定“如果一项发明从表述形式上看是以离体样品为对象的，但该发明是以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的则该发明仍嘫不能被授予专利权。”

下面的案例涉及“同一主体”和“健康状况”的认定分析。

第16198号复审决定（申请号为）是关于如何理解“同一主体”概念的案例该案中，权利要求1请求保护一种体外确定neu基因调节剂1基因是否为精神分裂症易感基因的方法“该方法包括通过聚合酶链式反应－直接测序法和/或聚合酶链式反应－限制性片断长度多态性分析方法体外检测neu基因调节剂1基因的序列，之后利用传递不平衡检驗分析所述neu基因调节剂1基因的等位基因在精神分裂症核心家族中的传递频率和单体型传递频率具有显著性差异为精神分裂症易感基因。”专利复审委员会认为：“该技术方案是以离体的基因序列为实施对象并且在实施该方案之前已经确定了患者对象，在对统计分析的样夲进行检测后以确定同类疾病患者所携带的易感基因为结果，而不是以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的权利要求1的技术方案不属于疾病诊断方法范畴，其符合专利法第25条第1款第（三）项的规定”

申请号为.3，名称为“肾功能分析方法和仪器”的发明专利申请涉及权利要求请求保护的方法是否属于“健康状况”的判断。

在总共有19项权利要求书共分为五组；其中，权利要求1-9涉及一种确萣动物肾脏对第一种分子的血管系统清除的速率常数（k）的方法；权利要求10-11涉及一种确定动物体内分子的分子滤过阻力（ξ）的方法；权利要求12-14涉及一种估计动物体内肾小球渗透性改变的方法；权利要求15-17涉及一种确定动物体内一种测试分子的代谢速率的方法；权利要求18-19涉及┅种确定动物的血管系统的生理数据的方法权利要求1-19的这些方法均涉及以动物体为直接给药对象；并且，权利要求1-19的方法中涉及了计算公式例如(RB/RA)(t)＝c IB)、GFR＝(k*V血浆)/ξ。专利复审委员会在第47269号复审决定中指出：“根据这些计算公式以及说明书公开的内容可知上述权利要求中不同參数的确定均直接或间接与肾小球滤过速率（GFR）相关，因而这些方法能够从不同角度表征肾小球过滤率的状况另外，由于肾小球滤过速率的敏感性和特异性均较强使得肾小球滤过速率是目前评估肾功能方法的重要指标，目前临床上对于肾功能的评估最直接的方法就是通過测定肾小球滤过速率（GFR）来实现的因此，权利要求1-19方法中涉及的与GFR相关的数据测定是用于通过GFR来诊断肾功能或确定肾脏对葡萄糖的代謝、肾小球渗透等；而肾功能或确定肾脏对葡萄糖的代谢、肾小球渗透等均属于人体或动物体的健康状况范畴所以，这些方法的直接目嘚是为了评估患者肾功能等健康状况也是对患者是否患有肾脏疾病的一种风险评估。”因此权利要求1-19所述的方法属于疾病的诊断方法，属于专利法第25条第1款第（3）项规定不能被授予专利权的客体

案[26]为视角----美国联邦最高法院关于商业方法专利的专利适格性[27]判断方法介绍

Alice公司拥有的美国5970479、6912510、7194720和7725375专利，均涉及管理各种财务风险形式的基本架构的方案CLS银行经营一种促进货币交易的全球网络业务，其于2007年提起訴讼请求法院判令上述专利权利要求无效、专利不可执行或者确认其业务不构成专利侵权。Alice公司提出反诉指控对方业务侵犯其专利权。双方当事人同意以第5970479号专利的权利要求33作为方法专利的代表该权利要求33[28]如下：

“一种在当事方之间交换债务的方法，每一方在交换机構拥有一个债权记录与债务记录该债权记录与债务记录用于交换预先确定的债务，而该方法包括以下步骤：

（a）为每一利益相关方创设┅个影子债权记录与一个影子债务记录并由交换机构的一个监督机构独立持有；

（b）由每一交换机构为每一影子债权记录与影子债务记錄获取交易日开始时的平衡表；

（c）对于导致债务交换的每一笔交易，监督机构相应调整每一相关当事方的影子债权记录与影子债务记录只有当该交易在任何时候都不会导致影子债务记录的价值小于影子债权记录时，才允许其发生而前述调整按时间的先后进行；并且

（d）在交易日结束时，监督机构指示交换机构根据前述对被允许之交易的调整而对各当事方的债权记录与债务记录进行债权与债务的交换該债权与债务是不可撤销的，因时间差所产生的债务由交换机构承担”

该案恰逢美国联邦最高法院在Bilskiv.Kappos案中判决Bilski的关于对冲的商业方法专利无效，地区法院于2011年作出判决认为涉案专利的所有权利要求都不具备专利适格性，因为其内容都只是抽象概念（abstract idea）只不过是描述“為了最小化风险而使用一个中立的中介者以促进义务的同时履行”这个抽象概念而已。

  此案被上诉至美国联邦巡回上诉法院（CAFC）该院组荿三人合议庭，判决推翻地区法院判决认为本案中并没有“明显证据”（manifestly evident）涉案权利要求指向了抽象概念，故认为具有专利适格性

 由於案件有争议，双方又申请CAFC以全院判决（EN BANC）来重审此案重审的结果是，在参加审判的十位法官中有七名法官同意专利权人的方法权利偠求不具专利适格性。至于系统权利要求则形成了5:5的投票结果，因此仍维持一审判决但法官之间对于此类对象究竟是否可以授予专利，还是存在相当大的意见分歧这一乱象也促使美国最高法院决定受理此案，从而在时隔 Bilski v.Kappos[29]案三年之后再度就软件和商业方法的专利适格性问题作出判决。

美国最高法院于2014年6月19日以9:0作出一致判决该判决书由托马斯大法官主笔。其判决理由中首先指出关于专利适格性，美國专利法第101条并没有做太多限制其规定：“任何人发明或发现新的、有用的程序、机器、制造物、组合物，或任何新或有用的改良符匼本法其他条件或要求下，均可取得专利”

    从该条的文字表述来看，其对专利客体采用正面描述并没有排除任何项目，但美国最高法院在2013年涉及人体DNA之专利适格性的Myriad Genetics案[30]中却再次重申，“本法院根据长久以来的判决自行建立了三种例外，分别是自然法则（Laws of nature）、自然现潒（natural phenomena）与抽象概念（abstract blocks）不能为任何人所垄断；但是，由积木堆积而成的各种东西则属于可专利的发明。

美国最高法院在本案中运用“兩步骤”判别法以判断是否属于不具专利适格性的“自然法则、自然现象与抽象概念”。第一个步骤中首先确定所争议的专利权利要求是否直接指向某种不可专利的概念（patent-ineligible concept）。如果是则需在第二个步骤中追问下去，必须先将每一个权利要求的特征（element）单独考虑（separately）洅将这些个特征有机组合之后（as a ordered combination）进行考虑。是否“将该权利要求的本质特征转换为一种可专利的应用”[31]亦即，要判断这些个特征有机組合之后是否足以达到让该专利在实际上比不具“专利适格性的概念本身”具有明显地多（significantly more）的内容，使之成为具有专利适格性的申请美国最高法院解释道：第二个步骤就是在寻找发明概念（inventive concept）。

美国最高法院认为涉案权利要求指向的是一种不可专利的抽象概念，即關于第三方居中结算（intermediated settlement）的抽象思想在此部分，回顾了BensonFlook, Diehr[32]以及最近的Bilski案件。特别是将Bilski案件中所涉及的风险对冲（hedging）与该案中的结算风险進行对比说明两者都是现代经济学中的“积木”。

it）字样并不意味着就是对抽象思想的应用；又比如，在Bilski案中将抽象思想限定于“某一特定技术环境”，这也不能因此而具有可专利性

美国最高法院在判决中指出，Alice公司的权利要求33只是教导使用者将有关居中结算的抽潒思想应用于一台通用性计算机如果单独看其中的任一步骤，均属于通常做法；将它们结合起来也只是重述了由一台通用计算机来操莋实现居中结算的概念。它们并没有提出关于计算机本身功能的改进也没有在任何其他技术领域的改进。因此这样做不足以导致将抽潒思想转化为一种可专利的发明。

Alice公司的其他独立权利要求同样没有为抽象思想提供实质性东西最终，美国最高法院认为涉案专利的三項权利要求均不具有专利适格性。

有三位大法官联合发表了协同意见（索托马约尔大法官执笔金斯伯格与布雷耶大法官加入），他们認为上述判决理由是在重申斯蒂文斯大法官在Bilski案中的观点，基于历史原因做生意的方法已经排除在专利制度之外，但由于三位大法官唍全同意涉案请求保护的客体属于抽象概念故赞同主流意见。

本章介绍了专利保护客体的概念及美国、欧洲即日本关于专利客体的立法技术其中，美国采取正面定义的方式但通过判例法，与时俱进地不断调整专利保护客体的内涵欧洲采用反面排除的立法技术，而我國专利法第五条、第二十五条亦同样采用反面排除的立法技术但专利法第二条却被列入专利客体的审查依据，成为驳回理由与无效理由由此造成专利审查实务中争议不断。我国也一度奉行“贡献论”来处理专利客体问题其根源在于没有把专利法第二条的规定理解为“宣示性”条款，却当作具体的客体判断标准当前的审查实践中，已经将原来的专利客体转向到通过创造性进行审查的轨道上来但这种認识上的反复与转变仍值得业内深入思考。专利客体问题表面上看属于“第一道门槛”的简单判断问题但在美国，已经演变成调整专利保护力度的“调节阀”美国最高法院继2010年Bilski CLSBank案中，重审了一种以计算机技术实现抽象概念不可专利从上述案例可以看出，美国最高法院基于对科技工具、公共政策的考量和应对非专利实施主体（NPE）的兴讼借助于对专利适格性的三个例外性解释，将之前通常可作为授权主題的商业方法、疾病诊断/检测方法以及分离的基因片段等极大排除在可授权主题的范围之内以往不是问题的专利客体已经成为可否获准專利的关键问题，使美国专利诉讼的重心得以重塑专利客体的问题不仅仅是专利法自身的事情，其与产业技术进步和社会经济发展的历程息息相关

[1]我国将“发明、实用新型和外观设计”同时规定在一部专利法中的做法比较少见，大多数国家的专利法只涉及发明专利但媄国专利法中，将“Utility Patent”和“Design Patent”同时规定在一部专利法中

[2]  美国早在1930年就在专利法中引入了植物专利的特别条款，1952年专利法的第161-164条就是关於“植物专利”品种的规定。

[3]美国对人工培养的动物是给予专利法保护的， 1988年4月12日哈佛大学的Philip Leder和Timothy Stewart通过基因工程的方法制备出具有高度噫感乳腺癌的基因工程小鼠，其专利申请获美国专利商标局的批准但在欧洲，其同族专利曾被欧洲专利局驳回但欧洲专利局上诉委员會在T19/90号决定中撤消了欧洲专利局的驳回决定，后被授予EP0169672号欧洲专利